外國人赴美註冊商標的核心問題
是的,外國人可以在美國註冊商標,但必須遵守USPTO特定要求。與本國申請人最大差異在於: (1)外國申請人必須委任美國執業律師作為代理人(U.S.-licensed attorney),(2)申請人與所有權人角色可能分離(如代理商申請但品牌方為所有權人),(3)虛假陳述或違反使用要求可能導致註冊被撤銷且無法恢復。
根據USPTO規定,外國申請人(非美國居民或企業)必須由美國律師代表處理所有商標事務,包括申請、維護、異議與訴訟。此要求自2019年8月起強制執行,違反者申請將被拒絕。同時,申請人需明確區分「申請人身份」與「商標所有權人身份」,錯誤標示可能構成虛假陳述(fraud),導致註冊無效。
對台灣品牌而言,理解美國商標註冊的角色責任與法律義務,是避免申請被拒、註冊失效或侵權訴訟的關鍵第一步。
美國商標註冊流程完整拆解
第一階段: 申請前準備(1-2週)
商標檢索(TESS Search): 使用USPTO的TESS系統檢索是否有相同或近似商標已註冊或申請中。重點檢查「混淆可能性」(Likelihood of Confusion),包含商標外觀、讀音、含義與商品/服務類別的相似性。
商標分類確認: 根據Nice Classification(尼斯分類)選擇正確的商品/服務類別。台灣業者常見錯誤是混淆「商品類別」與「服務類別」(如將電商平台服務誤選為商品類別)。
使用基礎選擇: 確認申請基礎為「實際使用」(Use in Commerce, 1(a))或「意圖使用」(Intent to Use, 1(b))。外國申請人若已在美國市場銷售,應選擇1(a)並提交使用證明(Specimen);若尚未使用,應選擇1(b)並在核准後提交Statement of Use。
第二階段: 正式申請(即時-1週)
線上提交申請: 透過USPTO的TEAS系統提交申請。外國申請人必須填寫:
- 申請人資訊(姓名/公司名稱、國籍、地址)
- 商標所有權人資訊(若與申請人不同)
- 美國代理律師資訊(必填,需提供律師執業編號)
- 商標圖樣與描述
- 商品/服務類別與具體描述
- 使用證明(若選擇1(a)基礎)
申請費用: 每類別$250-$350(TEAS Plus較便宜但要求更嚴格)。
第三階段: USPTO審查(3-6個月)
Form Review: 檢查申請文件完整性與格式合規性。
Substantive Review: 審查員(Examining Attorney)評估商標是否符合註冊要件,包含:
- 是否具有識別性(非純描述性、通用名稱或功能性)
- 是否與在先商標構成混淆可能性
- 是否違反公序良俗或包含政府標誌
Office Action: 若有問題,審查員會發出Office Action(審查意見書)。申請人必須在6個月內回應,否則申請被視為放棄。常見拒絕理由包含描述性(Descriptiveness)、混淆可能性、使用證明不符要求。
第四階段: 公告與異議(30天)
公告期: 審查通過後,商標在Official Gazette公告30天。任何第三方可提出異議(Opposition)。
異議處理: 若有異議,進入TTAB(商標審理與上訴委員會)程序,類似訴訟但成本較低。
第五階段: 註冊核准(2-3個月)
1(a)基礎: 公告期無異議後直接核發註冊證。
1(b)基礎: 核發「允許通知」(Notice of Allowance),申請人需在6個月內(可延期至36個月)提交Statement of Use證明實際使用,否則申請失效。
圖2: 美國商標註冊完整流程時間軸
圖片用途說明:
此時間軸視覺化美國商標註冊從申請到核准的完整流程與各階段時程,幫助外國申請人掌握關鍵時間節點與合規要求。
申請人vs所有權人vs代理人: 角色與責任
申請人(Applicant)
definition: 向USPTO提交商標申請的個人或法人實體。
責任:
- 簽署申請文件並宣誓內容真實(declaration under penalty of perjury)
- 提供使用證明並確保其真實性
- 回應Office Action與維護文件
- 承擔虛假陳述的法律後果
常見情境: 台灣公司直接申請,或授權美國經銷商代為申請(需明確所有權歸屬)。
商標所有權人(Owner)
definition: 實際擁有商標權利並有權使用、授權或轉讓商標的實體。
關鍵差異: 申請人與所有權人可能不同。例如,美國經銷商作為申請人提交申請,但商標所有權屬於台灣品牌方。此時必須在申請文件中明確標註所有權人,並由所有權人簽署授權文件。
風險警示: 若經銷商未經授權擅自申請並主張所有權,台灣品牌方可提出撤銷(cancellation)或異議,但需提供在先使用證明與授權關係證據。
美國代理律師(U.S. Attorney)
強制要求: 外國申請人(非美國居民或企業)必須委任美國執業律師處理所有商標事務。此要求自2019年8月起強制執行,違反者申請將被拒絕或暫停。
責任範圍:
- 代表申請人與USPTO溝通
- 審查申請文件合規性
- 回應Office Action與異議程序
- 提交維護文件(Section 8/9/15)
- 確保申請人理解法律義務
選擇建議: 選擇熟悉跨境商標申請與台灣業者需求的律師,避免因文化與法律理解差異導致溝通成本增加。
外國申請人的法律義務與合規紅線
| 法律義務 | 具體要求 | 違反後果 |
|---|---|---|
| 真實使用義務 | 使用證明(Specimen)必須證明商標實際用於商業活動,非樣品或模擬圖 | 註冊被撤銷且不可恢復,可能面臨虛假陳述訴訟 |
| 代理律師委任 | 外國申請人必須委任美國執業律師,並在所有文件中標註律師資訊 | 申請被拒絕或暫停,已核准註冊可能被撤銷 |
| 維護文件提交 | Section 8(第5-6年)、Section 9(第9-10年)、Section 15(第5-6年)需按時提交 | 註冊失效且無法恢復,需重新申請 |
| 使用證明真實性 | Statement of Use必須證明實際在美國市場使用,非意圖或計劃 | 註冊被撤銷,可能面臨詐欺指控 |
| 所有權聲明準確性 | 申請人與所有權人資訊必須準確,授權關係需有書面證明 | 註冊無效,第三方可提出撤銷 |
⚠️ 最嚴重風險: 虛假陳述(fraud)可導致註冊永久無效,且申請人可能被列入USPTO黑名單,影響未來所有商標申請。
圖3: 外國申請人法律責任與合規紅線檢核表
圖片用途說明:
此檢核表整理外國申請人在美國商標註冊過程中最關鍵的法律義務與合規紅線,幫助台灣品牌主自我檢查避免觸犯USPTO規定。
台灣品牌主最常踩錯的4個紅線
紅線1: 使用「意圖使用」但從未實際使用
情境: 台灣品牌選擇1(b)意圖使用基礎申請,獲得Notice of Allowance後,因市場策略改變或成本考量,放棄進入美國市場,但仍提交虛假的Statement of Use主張已使用。
後果: 若被USPTO或第三方發現,註冊將被撤銷且不可恢復。更嚴重的是,虛假陳述可能被視為詐欺(fraud),導致申請人被列入黑名單,影響未來所有商標申請。
紅線2: 經銷商擅自申請並主張所有權
情境: 台灣品牌授權美國經銷商銷售產品,但經銷商未經授權擅自以自己名義申請商標並主張所有權,導致品牌方無法在美國使用自己的商標。
避險策略: 在授權合約中明確約定商標所有權歸屬,並要求經銷商在申請時標註品牌方為所有權人。若經銷商已擅自申請,品牌方應立即提出異議或撤銷程序,並提供在先使用證明。
紅線3: 未委任美國律師自行申請
情境: 台灣品牌為節省成本,未委任美國律師而自行透過TEAS系統提交申請。
後果: 自2019年8月起,外國申請人未委任美國律師的申請將被拒絕或暫停。即使申請已核准,USPTO可事後撤銷註冊。
紅線4: 維護文件逾期未提交
情境: 台灣品牌成功註冊商標後,未注意Section 8/9/15維護期限,導致註冊在第5-6年或第9-10年失效。
避險策略: 建立商標維護日曆,在期限前6個月開始準備文件。若錯過期限,USPTO提供6個月寬限期(需額外繳費),但逾期後註冊將永久失效且無法恢復。
Conclusion
美國商標註冊對外國申請人而言,不僅是行政程序,更涉及複雜的角色責任與法律義務:
- 強制委任美國律師: 外國申請人必須由美國執業律師代表,違反將被拒絕
- 申請人vs所有權人: 角色可能分離,需明確標註並提供授權證明
- 真實使用義務: 使用證明必須真實,虛假陳述可導致註冊永久無效
- 維護期限管理: Section 8/9/15需按時提交,逾期註冊失效且不可恢復
- 虛假陳述風險: 最嚴重可被列入USPTO黑名單,影響未來所有申請
建議台灣品牌在申請前諮詢熟悉跨境商標註冊的專業律師,確保流程合規並避免法律風險。若對美國商標註冊仍有疑問,歡迎參考綠圈圈官網的專業顧問服務。
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