代工廠最常遇到的商標權歸屬爭議
答案是:商標權屬於註冊人,而非生產者。**即使台灣工廠負責生產製造,若品牌商已在美國USPTO註冊商標,商標權完全屬於該品牌商。代工廠若未經授權在產品、包裝或行銷材料上使用該商標,即構成侵權,可能面臨USPTO異議、法律訴訟與高額賠償。
這個問題源於台灣代工產業的三大誤區:誤以為「我做的產品=我能用商標」、混淆「生產權vs商標權」、不了解美國商標法的「使用基礎」與「註冊保護」制度The According to美國商標法(Lanham Act) §32，未經授權使用已註冊商標屬於聯邦侵權行為,侵權者需承擔停止使用、銷毀侵權產品、賠償損失(含懲罰性賠償)等法律責任。
若您正考慮是否需要為代工業務註冊商標,建議先評估商業模式與市場定位,詳細判斷標準可參考台灣賣家與外貿工廠是否需要註冊美國商標？完整判斷指南The
OEM vs ODM:商標權歸屬的根本差異
台灣代工廠常見兩種模式,商標權歸屬邏輯完全不同:
OEM(Original Equipment Manufacturer,委託代工)
definition: 品牌商提供設計、規格、商標,工廠僅負責生產製造
商標權歸屬: 100%屬於品牌商
工廠權利: 僅有「生產權」,無商標使用權
典型情境: 台灣工廠為Nike、Apple等國際品牌代工生產
Legal Risks:
- 工廠若在產品外包裝、官網、行銷材料上使用品牌商商標,即構成侵權
- 即使工廠實際生產該產品,仍無權主張商標所有權
- 品牌商可向USPTO提出異議(Opposition)或撤銷程序,並追究法律責任
ODM(Original Design Manufacturer,設計代工)
definition: 工廠負責設計、開發、生產,品牌商貼牌銷售
商標權歸屬: 視合約約定而定,但通常仍屬品牌商
工廠權利: 擁有「設計權」,但商標權需明確約定
典型情境: 台灣工廠開發產品,由美國品牌商以自有商標銷售
Legal Risks:
- 若合約未明確約定商標權歸屬,易產生爭議
- 工廠若自行在美國註冊商標,可能與品牌商產生衝突
- 品牌商若先在USPTO註冊,工廠後續註冊將被駁回
| Project | OEM模式 | ODM模式 |
|---|---|---|
| 設計權 | brand owner | 工廠(但需合約約定) |
| 生產權 | Factories | Factories |
| 商標權 | 品牌商(100%) | 視合約而定(通常仍屬品牌商) |
| 使用授權 | 必須明確授權 | 需合約明確約定 |
| 侵權風險 | 極高(若未授權使用) | 中等(視合約約定) |
圖2: OEM vs ODM商標權歸屬比較圖
台灣代工廠最常踩的4個商標紅線
紅線1:未經授權在產品上標示品牌商標
情境: 工廠為品牌商代工生產,自行在產品外包裝、說明書、官網上標示品牌商的®或TM標示
legal consequence: 構成商標侵權,品牌商可向USPTO提出異議或向法院提告
Proper Practice: 僅能在「合約授權範圍內」使用商標,且需明確標註「授權製造商」身份
🚨 Legal Risks: 根據Lanham Act §32(1),未經授權使用已註冊商標,侵權者需賠償實際損失,情節嚴重者可處3倍懲罰性賠償,並承擔品牌商的律師費用。
紅線2:自行在美國註冊客戶的品牌商標
情境: 工廠長期為品牌商代工,誤以為可自行在USPTO註冊該商標以「保護自己」
legal consequence: 若品牌商已註冊或先使用,工廠申請將被駁回;若搶先註冊成功,品牌商可提出撤銷程序(Cancellation)
Proper Practice: 代工廠應註冊自有品牌商標,而非客戶的品牌
關於USPTO審查標準的詳細解析,請參閱美國商標制度完整解析：你的商標真的註得過嗎？The
紅線3:在Amazon/eBay等平台銷售時使用客戶商標
情境: 工廠在跨境電商平台上銷售自有產品,但在標題、描述、圖片中使用品牌商的商標
legal consequence: 平台會移除商品,品牌商可透過Amazon Brand Registry、eBay VeRO計畫提出侵權檢舉
Proper Practice: 僅使用自有商標,或在授權範圍內明確標註「授權經銷商」
💡 實務技巧: 若工廠同時經營自有品牌與代工業務,應明確區隔商標使用範圍,避免混淆導致侵權爭議。
紅線4:合約到期後繼續使用品牌商標
情境: 代工合約結束,但工廠繼續在庫存產品、官網、行銷材料上使用品牌商標
legal consequence: 構成持續侵權,品牌商可要求銷毀侵權產品並賠償損失
Proper Practice: 合約到期後立即停止使用,清理所有含商標的庫存與宣傳材料
代工廠如何保護自己?3個實務策略
策略1:明確合約條款,釐清商標權歸屬
在代工合約中必須明確約定:
- 商標所有權歸屬(通常屬品牌商)
- 使用授權範圍(僅限生產?可否用於行銷?)
- 授權期限(合約到期後是否需停用?)
- 侵權責任歸屬(若產品侵犯第三方商標,由誰負責?)
⚠️ important reminder: 台灣工廠與美國品牌商簽約時,建議諮詢熟悉美國商標法的律師,避免合約漏洞導致法律風險。
策略2:註冊自有品牌商標,建立獨立市場定位
若工廠計畫發展自有品牌(如從OEM轉型ODM或自有品牌),應:
- 在USPTO註冊獨立的自有商標,與代工客戶品牌明確區隔
- utilizationTESS商標檢索系統確認商標可註冊性,避免與現有商標衝突
- 選擇適當的Nice Classification商標分類,確保保護範圍完整
詳細的申請流程與法律責任說明,請參考美國商標註冊流程、角色與法律責任全說明The
策略3:保留使用證明,建立商標使用紀錄
若工廠未來可能主張商標優先使用權,應:
- 保留所有商標使用證明(Specimen),如產品照片、包裝、發票、行銷材料
- 記錄商標首次使用日期(First Use in Commerce)
- 建立完整的商標使用檔案,以備未來USPTO審查或法律爭議
According toUSPTO商標審查程序手冊(TMEP) §904,商標申請人必須提交真實的使用證明,虛假聲明可能導致商標無效並承擔法律責任。
圖3: 代工廠商標保護策略檢核表
需要特別注意的3個進階議題
議題1:「貼牌出口」是否構成商標侵權?
爭議: 台灣工廠為國外品牌代工生產,產品全數出口,是否需在台灣註冊商標?
法律見解: 依據美國法,商標保護具屬地性,若產品僅在美國銷售,需在USPTO註冊;若在台灣生產但未在台銷售,通常不構成台灣商標侵權,但仍需確認代工合約授權範圍
Practical Recommendations: 若工廠計畫在美國市場銷售自有品牌,應在USPTO註冊商標,避免與代工客戶品牌衝突
議題2:「白牌代工」轉自有品牌的商標策略
情境: 工廠長期生產無品牌產品(白牌),現欲發展自有品牌
商標策略:
- Register全新商標,避免與過往代工客戶商標近似
- 選擇具識別性的商標,避免描述性詞彙(如「優質工廠」「台灣製造」)
- 確認商標在USPTO可註冊性,避免與現有商標混淆
議題3:跨境電商平台的商標保護機制
Amazon Brand Registry: 品牌商可註冊商標,建立品牌保護,代工廠若未經授權使用將被移除
eBay VeRO計畫: 品牌商可透過eBay VeRO計畫檢舉侵權商品
實務影響: 代工廠若在平台銷售,應使用自有商標,避免侵犯客戶品牌權
❌ Common Misconceptions: 誤以為「我生產的產品=我能在平台銷售」,實際上商標權與生產權完全獨立,未經授權使用他人商標即構成侵權。
Conclusion
- 商標權屬於註冊人,而非生產者,代工廠若未經授權使用品牌商商標,即構成侵權
- OEM模式下商標權100%屬品牌商,ODM模式需視合約約定
- 台灣代工廠最常踩的紅線: 未經授權標示商標、搶註客戶商標、平台銷售時使用客戶商標、合約到期後繼續使用
- 保護策略: 明確合約條款、註冊自有品牌商標、保留使用證明
- Cross-border e-commerce platforms: Amazon/eBay等平台有嚴格的品牌保護機制,代工廠應使用自有商標
若對美國商標註冊與代工業務商標保護仍有疑問,歡迎參考Green Circle Official Website的專業顧問服務。
延伸閱讀:
官方資源參考:
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