外貿工廠OEM需要註冊美國商標嗎？法律風險完整分析(2026)

答案取決於「品牌歸屬」與「合約約定」

多數OEM代工廠不需要自己註冊美國商標,因為品牌通常屬於委託方(品牌商),代工廠僅負責生產製造。但若符合以下三種情況,強烈建議註冊:(1)合約未明確約定品牌所有權;(2)代工廠同時經營自有品牌;(3)委託方要求代工廠協助處理美國市場商標事務。

核心判斷邏輯是:誰擁有品牌,誰就應該註冊商標。若代工廠未釐清品牌歸屬,可能面臨「被控侵權」或「品牌被搶註」的雙重風險。根據USPTO商標基本資訊{:target=”_blank” rel=”noopener”},商標權利歸屬於「實際使用該商標進行商業活動的一方」,而非單純的生產者。

OEM代工的商標權利歸屬邏輯

標準OEM模式:品牌屬於委託方

在典型的OEM(Original Equipment Manufacturer)代工關係中,品牌所有權屬於委託方(品牌商),代工廠僅提供生產服務。依據美國商標法(Lanham Act) §45{:target=”_blank” rel=”noopener”}對「使用(Use in Commerce)」的定義,商標必須由實際控制產品銷售與品牌形象的一方註冊。

角色	品牌所有權	商標註冊義務	法律責任
委託方(品牌商)	✅ 擁有品牌	✅ 應註冊商標	侵權訴訟主體
代工廠	❌ 無品牌權	❌ 無需註冊	合約生產責任

💡 實務重點: 代工廠若在產品上標示委託方的商標,這是「授權使用」而非「自有商標」,不構成USPTO認定的「商標使用基礎」。

ODM模式:品牌歸屬需合約明確約定

若代工廠提供「設計+製造」服務(ODM, Original Design Manufacturer),品牌歸屬取決於合約約定。常見兩種情況:

委託方品牌: 設計成果與品牌歸委託方,代工廠無需註冊
代工廠品牌: 代工廠以自有品牌銷售,必須註冊美國商標

⚠️ 法律風險: 若合約未明確約定品牌歸屬,可能產生「共有商標」爭議,導致雙方都無法有效主張權利。

代工廠需要註冊美國商標的4種情境

情境1: 合約未明確約定品牌所有權

若OEM合約僅約定「生產數量、價格、交期」,未明確品牌歸屬與商標使用權,代工廠可能面臨:

被控侵權風險: 委託方事後主張代工廠「未經授權使用商標」
品牌被搶註風險: 第三方或委託方在美國搶先註冊商標,代工廠喪失談判籌碼

建議對策: 在合約中明確約定「品牌及商標權利完全歸委託方所有,代工廠僅為授權製造」,並要求委託方提供「商標授權書」。

情境2: 代工廠同時經營自有品牌

若代工廠除了OEM業務,還以自有品牌銷售至美國市場(如Amazon、eBay),必須註冊美國商標,原因包括:

區隔品牌身份: 避免自有品牌與OEM客戶品牌混淆
Amazon品牌註冊要求: 參加Amazon品牌註冊計畫{:target=”_blank” rel=”noopener”}需USPTO註冊證明
侵權保護: 取得®標示權利,可對侵權者提起法律訴訟

🚨 合規紅線: 若代工廠在美國銷售產品時使用TM標示,但未實際註冊商標,可能被視為「虛假標示(False Marking)」,違反Lanham Act §43(a){:target=”_blank” rel=”noopener”}。

情境3: 委託方要求代工廠協助處理商標事務

部分委託方(特別是小型品牌商)可能要求代工廠「代為申請美國商標」或「以代工廠名義註冊」,這存在重大法律風險:

所有權爭議: 商標註冊在代工廠名下,委託方無法主張權利
虛假聲明風險: 若代工廠非實際使用商標的一方,申請時的「使用聲明」可能構成虛假陳述
後續維護責任: 代工廠需承擔Section 8/9/15維護義務

正確做法: 建議委託方以自己名義註冊,或簽署「商標信託協議」明確約定「代工廠為名義申請人,但品牌實質權利歸委託方」。

圖2: OEM代工廠商標註冊決策流程圖

情境4: 長期合作關係中的品牌價值累積

若代工廠與委託方長期合作(5年以上),且代工廠實質參與品牌設計、市場推廣,可能產生「品牌共有」的法律主張。此時建議:

簽署品牌共有協議: 明確雙方權利比例與使用範圍
共同註冊商標: 以雙方名義向USPTO申請
約定退出機制: 預先規範合作終止時的品牌歸屬

代工廠不註冊商標的3大風險

風險1: 合約終止後的品牌爭議

若代工廠長期為委託方生產,但未在合約中明確放棄品牌權利,委託方轉單後,代工廠可能主張「品牌由我建立」,引發訴訟。根據USPTO審查標準,實際控制產品銷售與品牌形象的一方才是合法商標權人。

風險2: 被第三方搶註商標

若委託方未註冊美國商標,第三方可能搶先註冊,導致:

代工廠無法繼續為委託方生產(侵權風險)
委託方需花費高額費用購回商標或進行異議程序

⚠️ 真實案例: 某台灣代工廠為美國客戶生產寵物用品5年,客戶未註冊商標,後遭中國賣家搶註USPTO商標,代工廠被迫停止出貨,損失超過US$200萬。

風險3: Amazon/eBay平台侵權投訴

即使代工廠僅負責生產,若委託方在Amazon銷售時遭第三方投訴商標侵權,平台可能要求提供:

USPTO註冊證明
品牌授權書
代工合約證明

若代工廠無法提供,委託方帳號可能被封,代工廠訂單中斷。

圖3: OEM代工合約商標條款檢核表

代工廠的商標保護策略建議

策略1: 合約明確約定品牌歸屬

在OEM/ODM合約中,必須包含以下條款:

品牌所有權歸屬: 明確約定商標及品牌權利完全歸委託方所有
授權使用範圍: 代工廠僅在生產過程中使用商標,不得用於其他用途
註冊維護責任: 委託方負責商標註冊、維護與侵權訴訟
終止後處理: 合約終止後,代工廠立即停止使用商標

策略2: 要求委託方提供商標證明

代工廠應要求委託方提供:

USPTO商標註冊證書(若已註冊)
商標授權書正本(明確授權代工廠生產)
商標檢索報告(證明無衝突)

若委託方無法提供,代工廠應評估侵權風險,必要時拒絕接單。

策略3: 自有品牌務必註冊

若代工廠經營自有品牌,必須註冊美國商標,並注意:

區隔品牌名稱: 避免與OEM客戶品牌近似
選擇正確類別: 根據Nice Classification{:target=”_blank” rel=”noopener”}選擇適當商標類別
提交使用證明: 保留Amazon/eBay銷售記錄、產品照片、包裝圖片作為Specimen

更多商標申請細節,請參考美國商標註冊流程、角色與法律責任全說明。

總結

標準OEM模式: 品牌歸委託方,代工廠無需註冊,但需合約明確約定
自有品牌經營: 代工廠必須註冊美國商標,保護品牌權益
合約未約定: 高風險情境,建議立即補簽品牌歸屬協議
長期合作: 可考慮品牌共有或授權協議,保障雙方利益
風險管理: 要求委託方提供商標證明與授權書,避免侵權爭議

若對OEM代工的商標保護策略仍有疑問,歡迎參考綠圈圈官網的專業顧問服務。

延伸閱讀:

官方資源參考:

USPTO商標基本資訊{:target=”_blank” rel=”noopener”}
美國商標法(Lanham Act){:target=”_blank” rel=”noopener”}
WIPO Nice Classification{:target=”_blank” rel=”noopener”}